특허법인 세움(이하 ‘SEUM IP’)은 주식회사 D사 (대표이사 P)를 대리하여 상표에 대한 등록무효 소송에서 승소 판결을 이끌어냈습니다.

Ι 사건의 개요

피고 K와 원고 D사의 대표이사 P는 건강기능식품의 유통·판매를 위해 공동으로 E사를 설립해 운영하였으며, 그 과정에서 선사용상표를 E사의 제품 상표로 선정하여 사용하였습니다. 그러나 동업 관계가 종료될 무렵, 피고 K는 E사의 동의 없이 선사용상표와 유사한 상표를 자신의 명의로 출원 및 등록하였습니다. 이에 D사는 특허심판원에 상표등록무효심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기한 사건입니다.
 
 Ι 주요 쟁점

[상표법 제34조 제1항 제20호]  동업 • 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일 · 유사한 상표를 동일 • 유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

이 사건의 핵심 쟁점은 사내이사인 피고가 회사의 자산인 상표를 내부 승인 절차 없이 개인 명의로 출원한 행위가 '신의성실의 원칙’에 위반되는지 여부입니다.

Ι SEUM IP의 대응

원고 D사를 대리한 특허법인 세움은, 피고 K가 선사용상표의 존재를 인지하고 있었음에도 불구하고 개인 명의로 출원·등록한 행위는 신의성실의 원칙에 반하며, 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 해당 등록은 무효가 되어야 한다고 주장했습니다. 특히, 상표는 회사의 중요한 자산으로 이를 사내이사가 이사회 결의 등 내부 승인 없이 임의로 출원·등록한 것은 상법상 회사 자산의 처분에 관한 규정에도 위반되며, 이러한 위법성을 근거로 무효 사유가 성립된다고 강조하였습니다.

이에 대해 피고 측은, 자신이 해당 상표를 독자적으로 개발하였고 사용을 통제·관리해 왔으며, E사도 사실상 이를 묵시적으로 동의한 것이라고 주장하며 무효 사유가 없다고 항변했습니다.

Ι 판결

특허법원은 피고 K가 사내이사로서 선사용상표의 존재를 알고 있었음에도, 이를 동일·유사한 상품에 무단으로 출원·등록한 것은 E사와의 관계에서 신의성실의 원칙에 반하는 행위라고 판단하였습니다. 또한, 원고와 피고가 사내이사의 자격으로 선사용상표를 함께 논의한 사실, 피고가 상표의 사용을 관리한 것은 단지 사내이사로서의 역할에 해당한다는 점, 피고 명의의 출원·등록에 대해 E사의 동의가 있었다고 보기 어렵다는 점 등을 종합적으로 인정하였습니다.

이에 따라 법원은 피고의 상표 등록에 무효 사유가 존재한다고 판단하고, 원고 D사의 청구를 받아들였습니다.

Ι 시사점

이번 판결을 통해 상표법 제34조 제1항 제20호는 회사의 사내이사나 대표이사가 회사의 중요한 자산인 상표를 정당한 내부 승인 절차 없이 개인 명의로 출원·등록하여 부당한 이익을 취하려는 시도를 효과적으로 제재할 수 있는 법적 근거임이 확인되었습니다. 해당 조항은 신의성실의 원칙을 위반한 상표 출원을 차단하고, 공정한 거래 질서를 유지하는 데 실질적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

이번 판결은 SEUM IP가 축적해온 풍부한 실무 경험과 전략적 대응 역량을 다시 한번 입증한 사례입니다. 앞으로도 SEUM IP는 국내외 고객의 상표권 보호와 분쟁 해결을 위한 최선의 파트너가 되겠습니다.